Se você já possui, ou pretende ter o registro de sua marca, em algum momento de seu negócio pode surgir a necessidade de licenciar seu uso para um terceiro.
Não conhece sobre o procedimento de licenciamento de uma marca? Aqui te explicaremos tudo o que você precisa saber.
01. SAIBA O QUE É MARCA E ONDE REGISTRAR A SUA
Uma marca é um sinal visual cuja finalidade principal é distinguir produtos e serviços de outros semelhantes. Na vasta indústria de aparelhos celulares, todos sabemos a que marca nos referimos quando descrevemos a imagem de uma maçã mordida, ou quando, mencionamos uma lata vermelha com as fontes curvas e brancas entre os refrigerantes de cola.
No Brasil, a única forma de garantir a exclusividade do uso de uma marca é por meio do seu registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), uma autarquia que concede o certificado de registro à marca e protege contra tentativas de registro de marcas idênticas ou semelhantes no mesmo segmento de atuação.
As marcas podem ser ativos muito importantes no seu negócio, e por isso, é preciso muito cuidado para formalizar o licenciamento de seu uso para um terceiro.
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02. CESSÃO vs. LICENCIAMENTO DE MARCA
Primeiramente, devemos distinguir a cessão de marca e o licenciamento do uso da marca. O devido registro da marca no INPI confere ao titular direitos sobre ela, como o direito de propriedade. Assim, ceder o registro da marca é como transferir a propriedade de um carro para o nome de outra pessoa: você perde todos os direitos sobre ele, não podendo mais usá-lo, ou fruir de seus benefícios.
A cessão de uma marca pode ser feita por meio de um contrato particular entre o cedente (quem está, a título gratuito ou oneroso, transferindo o registro para alguém), e o cessionário (quem está recebendo, do cedente, a nova titularidade de uma marca), mas só produz efeitos quando averbada no INPI. Um detalhe importante é que, na cessão, todos os registros de marcas em nome da cedente devem também ser cedidos, por determinação legal.
Por outro lado, no licenciamento de uma marca, não se transfere a titularidade para uma outra pessoa, permanecendo o titular com todos os direitos atrelados ao registro da marca. Para repetir a analogia anterior, licenciar o uso de uma marca é como alugar um carro para um terceiro: o proprietário permanece exercendo seus direitos, mas poderá usufruir de alguns benefícios, como o pagamento pelo uso do bem.
03. QUAIS AS VANTAGENS DE LICENCIAR O USO DE UMA MARCA
Tudo isso é operacionalizado por meio do licenciamento de marcas para que outros fabricantes possam explorá-las. O licenciamento garante maior visibilidade para a sua marca, sendo uma ferramenta importante de marketing e divulgação.
O contrato de licenciamento normalmente prevê royalties para o titular da marca, ou seja, um valor em dinheiro dado como contraprestação pelo seu uso. Os royalties costumam ser fixados em uma porcentagem sobre o preço líquido de venda dos produtos ou na receita líquida auferida pela prestação de serviços atrelados à marca.
Como uma ferramenta estratégica para a divulgação dos produtos ou serviços de sua empresa, é interessante obter o licenciamento de uso de uma marca para fins de prova social, ou seja, demonstrar que alguns clientes ficaram satisfeitos com o produto ou serviço que você comercializa. Adicionar, na sua landing page, as marcas dos clientes que sua empresa já atendeu, por meio de um portfólio, ou de depoimentos para retratar cases de sucesso, é um meio de atestar a qualidade de seus produtos ou serviços.
A previsão do licenciamento de uso de marca pode também estar presente em uma cláusula de um contrato de parceria, para que as partes estabeleçam o uso, em conjunto ou separadamente, das marcas de cada uma, ou a obrigação de divulgar a marca, a depender de como será estruturado o contrato.
04. O QUE É IMPORTANTE CONTER NO LICENCIAMENTO DE USO DE UMA MARCA?
Para garantir a segurança das partes envolvidas, é importante que as disposições sobre o licenciamento de uso da marca estejam expressas em um contrato específico ou em uma cláusula de outro contrato, com informações adicionais.
O licenciante e o licenciado devem acordar sobre os limites geográficos em que a marca poderá ser utilizada. Embora o registro no INPI confira ao titular exclusividade sobre uso da marca em todo o território nacional, é possível, em um contrato particular, conceder o uso da marca apenas em uma área ou estado específico.
Outro ponto importante é dispor sobre a obrigação do licenciante em proteger o uso da marca e cumprir todas as diligências solicitadas pelo INPI. O licenciado também pode ser responsável por notificar usos não autorizados da marca licenciada.
O contrato deve especificar as finalidades do uso da marca pelo licenciado e suas obrigações para com ela. Caso haja um manual de marcas, é fundamental adicioná-lo como anexo ao contrato para evitar o uso ou associação da marca com elementos indesejados.
O registro no INPI garante ao titular da marca o direito de usá-la pelo prazo de 10 anos, renovável indefinidamente. Portanto, não é possível estabelecer um prazo de vigência do contrato superior ao prazo decenal do INPI.
Para comprovar o registro da marca, é recomendável anexar o certificado de registro emitido pelo INPI, embora seja comum o licenciamento da marca sem a concessão do registro. Nesse caso, é necessário anexar o número do processo no INPI sob o qual a marca foi protocolada. Não é recomendável a cobrança de royalties até que o pedido seja deferido, pois não é possível garantir a aprovação do registro da marca pelo INPI.
Diferentemente da cessão, não é necessário averbar o contrato de licenciamento no INPI. Contudo, dependendo do porte das operações, pode ser uma medida importante para que o contrato particular ganhe publicidade.
CONCLUSÃO
O licenciamento de uso da marca é uma forma de conceder temporariamente a utilização de uma marca para um terceiro interessado, em um limite geográfico e por um prazo determinado. Essa concessão pode ser gratuita ou onerosa, dependendo da finalidade acordada entre as partes.
Dentre as vantagens do licenciamento, destacam-se o recebimento de royalties pelo licenciante e a ampliação da visibilidade do produto ou serviço designado pela marca no mercado.
Em resumo, o licenciamento de uso da marca pode ser uma alternativa viável para empresas que desejam expandir seus negócios e gerar receita adicional por meio do uso de sua marca por terceiros, desde que sejam tomados os devidos cuidados na elaboração do contrato de licenciamento.
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